Porto Alegre, agosto - A decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), reformou a sentença de primeira instância e, reconheceu a prescrição do direito de ação do fundador da carrocinha em frente ao Cachorro do Rosário, de postular direitos relativos à marca.
Assim, todos os direitos sobre a marca seguem assegurados ao filho adotivo do fundador, que entrou com o primeiro pedido de registro da marca em 1999 e foi concedido pelo INPI em 2005. Posteriormente, o titular ingressou com outros pedidos de registro de marca, tanto da marca “Cachorro Quente do Rosário”, como “Cachorro do Rosário”.
Conforme a Lei de Propriedade Industrial (LPI nº 9.279/96), art. 174, o prazo para ingressar com pedido judicial de nulidade de um registro marcário prescreve em cinco anos, contados a partir da sua concessão.
Desta forma, reconhecendo a prescrição do pedido de anulação, o TRF, manteve o registro da marca "Cachorro Quente do Rosário" com Eli Monteiro da Rosa (e microempresa), réu no processo e filho adotivo do autor Osmar Ferreira Labres, que só entrou com ação reivindicando os direitos no ano de 2013.
Diante do reconhecimento, foi anulada pela Corte a sentença anterior (2016), na qual deveria o INPI cancelar o registro da marca em nome de Eli Monteiro da Rosa; repassar ao pai, o nome comercial, registrando como marca; e deveria, ainda, o reú e sua microempresa pagar a título de indenização por danos morais e materiais a quantia de R$ 3 milhões (1,5 milhão, cada).
Sobre a disputa familiar
Osmar iniciou a venda de cachorro-quente em uma “carrocinha” na década de 60, ao lado do Colégio Marista Rosário, em uma esquina, onde na redondeza não havia mais ninguém oferecendo tal lanche. Desta forma, ficou popularmente conhecido como “Cachorro-quente do Rosário”.
Quando Osmar afastou-se do trabalho por conta de problemas de saúde, colocou Eli à frente do negócio, o qual, percebendo a lucratividade e a fama da marca, resolveu entrar com pedido de registro sem o conhecimento de Osmar. A partir daí, após um desentendimento entre um e outro, Eli iniciou um novo negócio utilizando a marca. Atualmente são diversas lojas distribuídas em diferentes locais do Estado, que operam dentro de um sistema de franquia.
Sobre o Acórdão
O julgamento foi por maioria. Prevaleceu o voto do Desembargador Rômulo Pizzolatti, Relator da apelação destacou em seu voto “Nem seria exagero dizer que, se má-fé houve, ela é imputável exclusivamente ao autor, o qual, podendo ter pedido o registro da marca Cachorro Quente do Rosário ao INPI, desde os anos 1960, só veio a reivindicá-la neste século, por meio da presente demanda, precisamente após saber que o réu estava prosperando em seus negócios".
Entre os Desembargadores, prevaleceu o entendimento de que o nome "Cachorro Quente do Rosário" não era utilizado como um nome comercial, empresarial ou mesmo fantasia, da firma individual registrada por Osmar, a qual leva seu próprio nome.
Além disso, a "carrocinha", não apresentava nome ou placa de identificação do negócio e só ficou famosa por ser a única a vender cachorro-quente estacionada naquele local por muitos anos.
Destaca-se alguns trechos do acórdão e da conclusão do julgado:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 - CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé. 2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal. 3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé ('rectius' uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário. 4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma - para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante. 5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão - inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro - , pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF. Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ. 6. Recurso especial não provido. (REsp nº 1.306.335/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.
Não se deve, porém, confundir (1) a agilidade daquele que se adianta no pedir o registro de uma marca que outrem poderia ter pedido, mas demorou a fazê-lo, com (2) a conduta daquele que, sabendo ou não podendo desconhecer que uma marca já foi registrada em favor de terceiro, ainda assim postula o registro de marca idêntica, buscando induzir em erro o órgão registral, em prejuízo de terceiro. Ora, apenas no segundo caso se pode falar de má-fé, porque esta consiste em conhecer-se ou não poder-se desconhecer a existência de obstáculo à aquisição de um direito, como, por exemplo, o óbice do art. 124, XIX, da LPI (reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia). Já no primeiro caso inexiste há obstáculo à aquisição do direito, não se cogitando, por isso mesmo, de má fé.
Também não havia, no caso, como bem destacou o INPI, em sua contestação, o óbice ao registro da marca Cachorro Quente do Rosário em favor do réu Eli Monteiro da Rosa - ME, constante do art. 124, V, da LPI (reprodução ou imitação de elemento característico diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos). Isso porque a designação "Cachorro Quente do Rosário" não era o nome comercial (ou empresarial) da firma individual Osmar Ferreira Labres (autos originários, Evento 10, OUT3), pois o nome comercial ou empresarial de uma firma individual é o próprio nome do seu titular.
Tampouco a expressão "Cachorro Quente do Rosário" era o título do estabelecimento do autor, visto que constituído de uma barraquinha de venda de cachorro-quente, sem qualquer placa ostensiva com os dizeres "Cachorro Quente do Rosário": isso está comprovado não só por fotografia que acompanhou a inicial (autos originários, Evento 10, FOTO4), mas é fato notório. Na verdade, a barraquinha de venda de cachorros quentes do autor Osmar Ferreira Labres - ME não é conhecida pelos consumidores porto-alegrenses por ostentar placa ou faixa com o título "Cachorro Quente do Rosário", mas o é precisamente por ser a única barraquinha de venda de cachorro-quente estacionada, há décadas, na frente do antiguíssimo educandário marista Colégio do Rosário.
Por conseguinte, inexistente o óbice do art. 124, V, da LPI, sob esse ponto de vista também se descarta a possibilidade de má fé na obtenção, pelo réu Eli Monteiro da Rosa - ME, da marca Cachorro Quente do Rosário. Nem seria exagero dizer que, se má-fé houve, ela é imputável exclusivamente ao autor, o qual, podendo ter pedido o registro da marca Cachorro Quente do Rosário ao INPI, desde os anos sessenta do século passado, só veio a reivindicá-la neste século, por meio da presente demanda, precisamente após saber que o réu estava prosperando em seus negócios. Por tais razões, prescrita está, nos termos do art. 174 da LPI, a pretensão do autor Osmar Ferreira Labres - ME à decretação da nulidade da marca Cachorro Quente do Rosário, obtida pelo réu Eli Monteiro da Rosa - ME. 5.
Conclusão Impõe-se pronunciar a prescrição da pretensão veiculada na ação correspondente ao pedido b.- reconhecer e declarar a nulidade do registro da marca vinculada ao nome comercial consagrado pelo autor a fim de que se reconheça a este a propriedade da mesma, com base no artigo 174 da LPI, e não conhecer das demais ações cumuladas, por serem de competência da Justiça Estadual.Leia na íntegra a sentença: clique aqui
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