Look and Feel e Trade Dress como ferramentas ao combate Ă concorrĂȘncia desleal
- Felipe Pierozan
- 12 de jan. de 2021
- 6 min de leitura
Por Caroline Bagesteiro*
Existe concorrĂȘncia desleal em toda ação de concorrente que se aproveita indevidamente de criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar sem esforço prĂłprio, a respectiva clientela, segundo Bittar[1].
O instituto da concorrĂȘncia desleal previsto na Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, encontra-se relacionado ao do aproveitamento parasitĂĄrio, uma vez que, aquele que pratica o primeiro, acaba âpegando uma caronaâ no esforço e sucesso, se tornando assim um parasita.
Uma empresa para se manter no mercado e ser reconhecida precisa de uma marca e nĂŁo tĂŁo somente daquela em que Ă© possĂvel ser registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Diante disso, ao longo dos anos, as empresas vĂȘm investindo, criando e desenvolvendo sua prĂłpria identidade. Mais do que isso, alĂ©m de identificar sua marca, devem distingui-la das demais jĂĄ existentes.
No Ăąmbito da internet, deve ser aquilo que no momento em que usuĂĄrio acesse, seu site por exemplo, possa imediatamente identifica-lo e, assim, estabelecer um vĂnculo entre seus produtos e serviços.

Trade Dress e Look and Feel sĂŁo variaçÔes da expressĂŁo original âtotal concept and feelâ, que foram criadas no Caso Roth Greting Cards v. United Card Co[2]. em 1970 nos Estados Unidos. Na ocasiĂŁo estava sendo pleiteado um possĂvel plĂĄgio em cartĂ”es de visitas da primeira empresa. O Tribunal americano entendeu que os dois modelos de cartĂ”es eram extremamente semelhantes, nĂŁo apenas nas questĂ”es grĂĄficas e visuais, mas tambĂ©m ideolĂłgica. Desde entĂŁo as expressĂ”es vĂȘm sendo utilizadas como ferramentas ao combate Ă concorrĂȘncia desleal e aproveitamento parasitĂĄrio, no Ăąmbito da propriedade industrial.
âTradeâ em sua tradução literal significa comĂ©rcio e âDressâ vestir. Este termo Ă© utilizado para referir-se a vestimenta de um produto, marca ou serviço. Isto Ă©, a forma como Ă© apresentado ao comĂ©rcio, ao pĂșblico, clientela. Na atualidade o Trade Dress Ă©, alĂ©m da vestimenta, o conjunto-imagem do produto ou serviço. O conjunto-imagem Ă© composto por diversas caracterĂsticas tais como: formato, cor, Ăcones, sĂmbolos, tamanho, textura, desenho, embalagem e atĂ© mesmo cheiro.
Ainda, na lição de José Carlos Tinoco Soares, conjunto-imagem é:
âĂ© a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, Ă© a maneira peculiar pela qual se apresente e se torna conhecido. Ă pura e simplesmente a vestimenta e/ou o uniforme, isto Ă©, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuĂĄrios com habitualidade. Na generalidade da expressĂŁo 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, nĂŁo limitar Ă s marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou nĂŁo suscetĂveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização caracterĂsticas; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituĂda de caracterĂsticos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma determinada origem.â ( ConcorrĂȘncia desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem, Editora do autor, 2004, p. 213 )
O advogado americano Lloyd J. Jassin[3], bem define como: "produtos, assim como pessoas, tĂȘm personalidade; e uma personalidade vencedora Ă© o bem mais valioso de um titular de marca. Um elemento chave da personalidade de um produto Ă© a sua embalagem; a imagem comercial de um produto Ă© conhecida pelo termo Trade Dress.
Para a configuração de violação do Trade Dress Ă© necessĂĄrio fazer uma comparação das caracterĂsticas externas do produto ou a forma de sua apresentação, tomando-se em conta o risco de confusĂŁo do pĂșblico consumidor desses produtos, segundo Barbosa.
JĂĄ o Look and Feel em sua tradução literal Ă© âolharâ e âsentirâ. Trata-se da identidade e o conceito visual da obra. Em casos de programas de computador, software, mĂdias sociais, entre outros, abrangem-se as telas de vĂdeo, representaçÔes visuais, interface do usuĂĄrio e funcionamento. De acordo com Barbosa, se fosse fazer uma expressĂŁo similar na lĂngua portuguesa seria o âjeitĂŁoâ do programa, pois refere-se tanto Ă questĂŁo da aparĂȘncia como sua funcionalidade.
Para uma possĂvel postulação em juĂzo sobre proteção do Trade Dress deve ficar comprovado: I) que Ă© distintivo; e (II) que hĂĄ possibilidade de confusĂŁo ou associação errĂŽnea entre a impressĂŁo visual dos produtos e/ou serviços.
Por enquanto, nĂŁo Ă© possĂvel no Brasil, fazer um registro de Trade Dress ou Look and Feel. Apesar da legislação ser clara quanto a repressĂŁo Ă concorrĂȘncia desleal, com a globalização e facilidade do plĂĄgio, cada vez mais se faz necessĂĄrio o uso de diversas ferramentas. Portanto Ă© possĂvel concluir que o legislador abarcou situaçÔes que vĂŁo muito alĂ©m daquelas descritas no artigo 195 da Lei nÂș 9.279 (Lei de Propriedade Industrial) no que tange ao desvio fraudulento de clientela.
Sendo assim, ainda que nĂŁo haja proteção formal, o Trade Dress e Look and Feel jĂĄ vĂȘm sendo considerados como ferramentas ao combate Ă concorrĂȘncia desleal e aproveitamento parasitĂĄrio. Tribunais de Justiça, como por exemplo o de SĂŁo Paulo, jĂĄ enfrentaram diversos casos onde foi constatado haver concorrĂȘncia desleal por semelhanças ao conjunto-imagem, com potencial confusĂŁo ao consumidor e âefeito caronaâ.
Nesse sentido jå é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de instrumento. Ação cominatĂłria cumulada com pedido de indenização. DecisĂŁo que deferiu tutela provisĂłria para impor Ă rĂ© a vedação de comercialização de produto achocolatado com o conjunto-imagem que apresenta. Semelhanças que indicam, ao menos em princĂpio, violação ao conjunto-imagem da autora. Proibição, por ora, justificada. DecisĂŁo mantida. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o interno. (TJ-SP - AGT: 21215430920188260000 SP 2121543-09.2018.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 12/11/2018, 2ÂȘ CĂąmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/11/2018)
Propriedade industrial. Trade dress e concorrĂȘncia desleal. Alegada imitação, pela rĂ©, de elementos distintivos de cosmĂ©tico capilar denominado LUMINUS HAIR. DivergĂȘncias visuais das embalagens suficientes ao afastamento da violação arguida. ConcorrĂȘncia desleal verificada, contudo, no que toca Ă indevida reprodução de elementos publicitĂĄrios atrelados ao produto. Potencialidade de confusĂŁo ao consumidor e efeito carona. Danos morais, por isso, configurados. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10416575820178260114 SP 1041657-58.2017.8.26.0114, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 15/07/2019, 2ÂȘ CĂąmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/07/2019)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ConcorrĂȘncia desleal Ação ordinĂĄria de preceito cominatĂłrio c.c. indenização por danos materiais Afastamento das preliminares de nulidade No mĂ©rito, trata-se de proteção conferida ao conjunto-imagem (trade dress) Caracterizada a violação, por parte da rĂ©, do conjunto de elementos grĂĄficos que formam a aparĂȘncia geral do produto da autora IrrelevĂąncia de que a comparação seja entre produtos de finalidades variadas e qualidades tĂ©cnicas de desempenho diferentes Possibilidade de indução dos consumidores a erro, caracterizando ato de concorrĂȘncia desleal e violação a direito de propriedade industrial, titularizado pela autora por aplicação do princĂpio da anterioridade. Determinação de que a rĂ© modifique o conjunto-imagem de suas embalagens, de forma a evitar tal confusĂŁo, no prazo de 120 dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diĂĄria de R$ 10.000,00 Dano material nĂŁo configurado por falta de comprovação Ação ordinĂĄria de preceito cominatĂłrio c.c. reparação de danos procedente em parte Recurso provido em parte. (TJ-SP - APL: 01269942120108260100 SP 0126994-21.2010.8.26.0100, Relator: Paulo Eduardo Razuk, Data de Julgamento: 07/10/2014, 1ÂȘ CĂąmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2014)
ConcorrĂȘncia desleal emprego pela rĂ© de conjunto-imagem (trade dress) caracterĂstico dos produtos fabricados pelas autoras - possibilidade de confusĂŁo entre os consumidores - concorrĂȘncia desleal configurada proteção cabĂvel - precedentes danos materiais presumidos (Lei nÂș 9.279/96, art. 209) indenização devida (TJ-SP - APL: 91621543120088260000 SP 9162154-31.2008.8.26.0000, Relator: Elliot Akel, Data de Julgamento: 05/02/2013, 1ÂȘ CĂąmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2013)
Propriedade industrial Trade dress. Reprodução pela rĂ© do mesmo conjunto-imagem para a comercialização de produto concorrente. PrejuĂzo havido e mesmo presumido. Liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96. Sentença revista. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 18801020098260035 SP 0001880-10.2009.8.26.0035, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 31/07/2012, 1ÂȘ CĂąmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2012)
Propriedade industrial. Trade dress. PadrĂŁo visual dos postos de combustĂvel BR da autora. Reprodução pela rĂ© do mesmo conjunto-imagem para o seu posto de combustĂveis. PrejuĂzo havido e mesmo presumido. Base de cĂĄlculo dos honorĂĄrios advocatĂcios alterada. Sentença revista neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 01204587120088260000 SP 0120458-71.2008.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 22/10/2013, 1ÂȘ CĂąmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2013).
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também jå se deparou com o enfrentamento da matéria:
Apelação cĂvel. Ação de obrigação de nĂŁo fazer cumulada com ação condenatĂłria. Direito da propriedade industrial. Violação de direito de marca. Trade dress. Proteção do conjunto da imagem da marca. Possibilidade. Caso concreto. MatĂ©ria de fato. AnĂĄlise das provas. ConcorrĂȘncia desleal. Violação reconhecida. A imitação de conjunto visual caracteriza violação ao direito de marca e prĂĄtica de concorrĂȘncia desleal. Evidente intuito de desvio de clientela e confusĂŁo perante o pĂșblico consumidor. Sentença de procedĂȘncia confirmada por seus fundamentos. Apelo nĂŁo provido. (TJ-RS - AC: 70063308241 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 23/04/2015, Sexta CĂąmara CĂvel, Data de Publicação: 30/04/2015)
Portanto, pode-se concluir que Look and Feel e Trade Dress sĂŁo instrumentos que podem ser utilizados para combater a concorrĂȘncia desleal.
[1] BITTAR, Carol Alberto. Teoria e PrĂĄtica da ConcorrĂȘncia Desleal, SP: Saraiva, 1989, p. 37. [2] DisponĂvel em: https://en.wikipedia.org/wiki/Roth_Greeting_Cards_v._United_Card_Co. Acesso em 25.09.2020
[3] DisponĂvel em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/871748362/recurso-especial-resp-1527232-sp-2015-0053558-7/decisao-monocratica-871748372?ref=serp â Acesso em: 16.10.2020

*Caroline Bagesteiro Ă© advogada, membro da equipe Pierozan Advogados, pĂłs-graduanda em Direito Digital.
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