Por Caroline Bagesteiro*
Existe concorrência desleal em toda ação de concorrente que se aproveita indevidamente de criação ou de elemento integrante do aviamento alheio, para captar sem esforço próprio, a respectiva clientela, segundo Bittar[1].
O instituto da concorrência desleal previsto na Lei de Propriedade Industrial 9.279/96, encontra-se relacionado ao do aproveitamento parasitário, uma vez que, aquele que pratica o primeiro, acaba “pegando uma carona” no esforço e sucesso, se tornando assim um parasita.
Uma empresa para se manter no mercado e ser reconhecida precisa de uma marca e não tão somente daquela em que é possível ser registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Diante disso, ao longo dos anos, as empresas vêm investindo, criando e desenvolvendo sua própria identidade. Mais do que isso, além de identificar sua marca, devem distingui-la das demais já existentes.
No âmbito da internet, deve ser aquilo que no momento em que usuário acesse, seu site por exemplo, possa imediatamente identifica-lo e, assim, estabelecer um vínculo entre seus produtos e serviços.
Trade Dress e Look and Feel são variações da expressão original “total concept and feel”, que foram criadas no Caso Roth Greting Cards v. United Card Co[2]. em 1970 nos Estados Unidos. Na ocasião estava sendo pleiteado um possível plágio em cartões de visitas da primeira empresa. O Tribunal americano entendeu que os dois modelos de cartões eram extremamente semelhantes, não apenas nas questões gráficas e visuais, mas também ideológica. Desde então as expressões vêm sendo utilizadas como ferramentas ao combate à concorrência desleal e aproveitamento parasitário, no âmbito da propriedade industrial.
“Trade” em sua tradução literal significa comércio e “Dress” vestir. Este termo é utilizado para referir-se a vestimenta de um produto, marca ou serviço. Isto é, a forma como é apresentado ao comércio, ao público, clientela. Na atualidade o Trade Dress é, além da vestimenta, o conjunto-imagem do produto ou serviço. O conjunto-imagem é composto por diversas características tais como: formato, cor, ícones, símbolos, tamanho, textura, desenho, embalagem e até mesmo cheiro.
Ainda, na lição de José Carlos Tinoco Soares, conjunto-imagem é:
“é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresente e se torna conhecido. É pura e simplesmente a vestimenta e/ou o uniforme, isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade. Na generalidade da expressão 'alguma coisa' pode-se incluir, mas, logicamente, não limitar às marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que foram ou não suscetíveis de patente, mas que se apresentem mediante uma forma de exteriorização características; a toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a tornar conhecida como procedente de uma determinada origem.” ( Concorrência desleal vs. Trade dress e/ou conjunto-imagem, Editora do autor, 2004, p. 213 )O advogado americano Lloyd J. Jassin[3], bem define como: "produtos, assim como pessoas, têm personalidade; e uma personalidade vencedora é o bem mais valioso de um titular de marca. Um elemento chave da personalidade de um produto é a sua embalagem; a imagem comercial de um produto é conhecida pelo termo Trade Dress.
Para a configuração de violação do Trade Dress é necessário fazer uma comparação das características externas do produto ou a forma de sua apresentação, tomando-se em conta o risco de confusão do público consumidor desses produtos, segundo Barbosa.
Já o Look and Feel em sua tradução literal é “olhar” e “sentir”. Trata-se da identidade e o conceito visual da obra. Em casos de programas de computador, software, mídias sociais, entre outros, abrangem-se as telas de vídeo, representações visuais, interface do usuário e funcionamento. De acordo com Barbosa, se fosse fazer uma expressão similar na língua portuguesa seria o “jeitão” do programa, pois refere-se tanto à questão da aparência como sua funcionalidade.
Para uma possível postulação em juízo sobre proteção do Trade Dress deve ficar comprovado: I) que é distintivo; e (II) que há possibilidade de confusão ou associação errônea entre a impressão visual dos produtos e/ou serviços.
Por enquanto, não é possível no Brasil, fazer um registro de Trade Dress ou Look and Feel. Apesar da legislação ser clara quanto a repressão à concorrência desleal, com a globalização e facilidade do plágio, cada vez mais se faz necessário o uso de diversas ferramentas. Portanto é possível concluir que o legislador abarcou situações que vão muito além daquelas descritas no artigo 195 da Lei nº 9.279 (Lei de Propriedade Industrial) no que tange ao desvio fraudulento de clientela.
Sendo assim, ainda que não haja proteção formal, o Trade Dress e Look and Feel já vêm sendo considerados como ferramentas ao combate à concorrência desleal e aproveitamento parasitário. Tribunais de Justiça, como por exemplo o de São Paulo, já enfrentaram diversos casos onde foi constatado haver concorrência desleal por semelhanças ao conjunto-imagem, com potencial confusão ao consumidor e “efeito carona”.
Nesse sentido já é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de instrumento. Ação cominatória cumulada com pedido de indenização. Decisão que deferiu tutela provisória para impor à ré a vedação de comercialização de produto achocolatado com o conjunto-imagem que apresenta. Semelhanças que indicam, ao menos em princípio, violação ao conjunto-imagem da autora. Proibição, por ora, justificada. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o interno. (TJ-SP - AGT: 21215430920188260000 SP 2121543-09.2018.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 12/11/2018, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/11/2018)
Propriedade industrial. Trade dress e concorrência desleal. Alegada imitação, pela ré, de elementos distintivos de cosmético capilar denominado LUMINUS HAIR. Divergências visuais das embalagens suficientes ao afastamento da violação arguida. Concorrência desleal verificada, contudo, no que toca à indevida reprodução de elementos publicitários atrelados ao produto. Potencialidade de confusão ao consumidor e efeito carona. Danos morais, por isso, configurados. Sentença parcialmente revista. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10416575820178260114 SP 1041657-58.2017.8.26.0114, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 15/07/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/07/2019)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Concorrência desleal Ação ordinária de preceito cominatório c.c. indenização por danos materiais Afastamento das preliminares de nulidade No mérito, trata-se de proteção conferida ao conjunto-imagem (trade dress) Caracterizada a violação, por parte da ré, do conjunto de elementos gráficos que formam a aparência geral do produto da autora Irrelevância de que a comparação seja entre produtos de finalidades variadas e qualidades técnicas de desempenho diferentes Possibilidade de indução dos consumidores a erro, caracterizando ato de concorrência desleal e violação a direito de propriedade industrial, titularizado pela autora por aplicação do princípio da anterioridade. Determinação de que a ré modifique o conjunto-imagem de suas embalagens, de forma a evitar tal confusão, no prazo de 120 dias, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 Dano material não configurado por falta de comprovação Ação ordinária de preceito cominatório c.c. reparação de danos procedente em parte Recurso provido em parte. (TJ-SP - APL: 01269942120108260100 SP 0126994-21.2010.8.26.0100, Relator: Paulo Eduardo Razuk, Data de Julgamento: 07/10/2014, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2014)
Concorrência desleal emprego pela ré de conjunto-imagem (trade dress) característico dos produtos fabricados pelas autoras - possibilidade de confusão entre os consumidores - concorrência desleal configurada proteção cabível - precedentes danos materiais presumidos (Lei nº 9.279/96, art. 209) indenização devida (TJ-SP - APL: 91621543120088260000 SP 9162154-31.2008.8.26.0000, Relator: Elliot Akel, Data de Julgamento: 05/02/2013, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2013)
Propriedade industrial Trade dress. Reprodução pela ré do mesmo conjunto-imagem para a comercialização de produto concorrente. Prejuízo havido e mesmo presumido. Liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96. Sentença revista. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 18801020098260035 SP 0001880-10.2009.8.26.0035, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 31/07/2012, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2012)
Propriedade industrial. Trade dress. Padrão visual dos postos de combustível BR da autora. Reprodução pela ré do mesmo conjunto-imagem para o seu posto de combustíveis. Prejuízo havido e mesmo presumido. Base de cálculo dos honorários advocatícios alterada. Sentença revista neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 01204587120088260000 SP 0120458-71.2008.8.26.0000, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 22/10/2013, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2013).O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também já se deparou com o enfrentamento da matéria:
Apelação cível. Ação de obrigação de não fazer cumulada com ação condenatória. Direito da propriedade industrial. Violação de direito de marca. Trade dress. Proteção do conjunto da imagem da marca. Possibilidade. Caso concreto. Matéria de fato. Análise das provas. Concorrência desleal. Violação reconhecida. A imitação de conjunto visual caracteriza violação ao direito de marca e prática de concorrência desleal. Evidente intuito de desvio de clientela e confusão perante o público consumidor. Sentença de procedência confirmada por seus fundamentos. Apelo não provido. (TJ-RS - AC: 70063308241 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 23/04/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2015)Portanto, pode-se concluir que Look and Feel e Trade Dress são instrumentos que podem ser utilizados para combater a concorrência desleal.
[1] BITTAR, Carol Alberto. Teoria e Prática da Concorrência Desleal, SP: Saraiva, 1989, p. 37. [2] Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Roth_Greeting_Cards_v._United_Card_Co. Acesso em 25.09.2020
[3] Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/871748362/recurso-especial-resp-1527232-sp-2015-0053558-7/decisao-monocratica-871748372?ref=serp – Acesso em: 16.10.2020
*Caroline Bagesteiro é advogada, membro da equipe Pierozan Advogados, pós-graduanda em Direito Digital.
--------------